Pubblicazione disposta dal Tribunale di Trento –  Sezione specializzata in materia di imprese – N. R.G. 760/2023 Gerardo D’Elia + Lattemiele Puglia srl vs Radio Gamma sas

Il giudice, sciogliendo la riserva, considerato:

– che il ricorrente D’Elia Gerardo è pacificamente titolare del marchio registrato “Forever Young” (doc. 1 ricorso), oltre che titolare del marchio registrato “Ritmo 80” (doc. 2 ricorso);
– che di entrambi i marchi è pacificamente licenziataria la ricorrente Lattemiele Puglia s.r.l. (doc. 4 ricorso);
– che si tratta di marchi di servizio, così come espressamente registrati – per quanto qui di interesse – per lo svolgimento dell’attività di radiodiffusione e della connessa pubblicità;
– che è dal pari pacifico l’impiego che di tali marchi viene fatto dai ricorrenti nell’effettivo svolgimento di tali attività, specialmente nell’abbinata “Ritmo 80” “Forever Young”, ad indicare la diffusione di musica degli anni ’80, con un evidente richiamo all’intramontabile piacere che tale musica può trasmettere agli appassionati del genere, magari suggestivamente richiamando – ovviamente nella maniera effimera e provvisoria dell’evocazione del ricordo – la qualità della perpetuità nell’ascoltatore che in tali anni abbia vissuto;
– che i ricorrenti si dolgono dell’uso del marchio “Forever Young” da parte della resistente Radio Gamma s.a.s. nello svolgimento delle medesime attività di radiodiffusione e pubblicità, e chiedono pertanto sia inibito alla resistente “ogni utilizzo della parola e del segno “FOREVER YOUNG” comunque utilizzati, e in qualsivoglia modo rappresentati, nello svolgimento dell’attività di radiodiffusione e comunque nell’identificazione, pubblicizzazione e diffusione di servizi radiofonici in FM, DAB, HBBT, Visual Radio, Streaming, Internet Radio, su Facebook e sugli altri social network, e in qualsiasi altra forma di comunicazione al pubblico”, e chiedendo contestualmente la condanna della resistente al ritiro di qualsiasi materiale recante il segno distintivo, con l’assistenza di una misura coercitiva indiretta e della pubblicazione del provvedimento di condanna;
– che è pacifico che la resistente impieghi l’espressione distintiva “Radio 80 Forever Young” nel rendere i propri servizi di diffusione radiofonica della musica degli anni ’80;
– che tanto basta a rendere fondate le domande cautelari dei ricorrenti, tenuto conto che il titolare del marchio registrato – e dunque anche il licenziatario – ha la facoltà “di fare uso esclusivo del marchio”, e dunque “di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato”, configurandosi l’ipotesi di cui all’art. 20, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 30 del 2005;
– che va anzitutto precisato che non assumono pertinenza alcuna le deduzioni della resistente in relazione al diverso settore dell’ordinamento che disciplina l’uso delle frequenze radiotelevisive, anche in correlazione alle denominazioni delle emittenti, né assume rilevanza alcuna la deduzione che la vigilanza e il controllo su tale settore spetti al medesimo Ministero – ossia quello odiernamente chiamato delle imprese e del made in Italy, già dello sviluppo economico – cui fa capo l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
– che la resistente eccepisce che il marchio “Forever Young” sarebbe da considerare debole, dunque munito di una tutela di grado inferiore, e ciò nella misura in cui celebra la giovinezza, qualità comunemente abbinata alla diffusione di musica, oltre che felicemente correlabile a numerose altre tipologie di prodotti e servizi, e anche considerando che coincide con il titolo di una canzone del 1984 degli Alphaville, di grande successo in quel periodo, e forse anche emblematica;
– che l’eccezione è priva di pregio;
– che, per un verso, occorre osservare che difficilmente si intravedono nel marchio nella titolarità dei ricorrenti i caratteri della debolezza, e ciò sia considerando l’impiego di una espressione in lingua inglese – non di uso comune nel territorio italiano – sia tenendo presente il suo abbinamento a un servizio di diffusione radiofonica, tutt’altro che scontato in tale settore di mercato, dovendosi ricordare che al fine di valutare la capacità distintiva di un marchio “occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza” (cfr. Cass. n. 8942 del 2020), non essendovi invero modo di ritenere – né la resistente ha dimostrato – che l’espressione “Forever Young” tenda ad assumere un valore generico presso il pubblico dei radioascoltatori;
– che, per altro verso, occorre in ogni caso tenere presente che il titolare del marchio debole deve tollerare – secondo le costanti indicazioni della dottrina e della giurisprudenza (v. ancora, per tutte, la cit. Cass. n. 8942 del 2020) – anche quelle lievi modificazioni o aggiunte che siano sufficienti ad escluderne la confondibilità;
– che, nel caso in esame, quand’anche si dovesse ritenere debole il marchio registrato dal ricorrente D’Elia, la resistente Radio Gamma non ha fatto alcunché per escluderne la confondibilità nell’ambito del medesimo segmento di mercato, non avendo apportato alcuna modificazione, ma essendosi limitata ad abbinarlo all’espressione “Radio 80”, con ciò, semmai, incrementando il tasso di confondibilità, se solo si considera che i ricorrenti, fornendo il medesimo servizio di radiodiffusione di musica degli anni ’80, impiegano il marchio in abbinamento a quello riportante l’espressione “Ritmo 80”;
– che, in tal senso, la fattispecie sottoposta a questo giudice dai ricorrenti risulta comunque meritevole di tutela, se non altro, ai sensi della lett. b) del cit. art. 20, comma 1, cod. proprietà industriale, che vieta l’impiego di “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”, essendo evidenti i rischi di confusione e di associazione, presso il pubblico, tra due stazioni radiofoniche entrambe emittenti musica anni ’80 ed entrambe mediante l’impiego del segno “Forever Young”, in abbinamento alle facilmente sovrapponibili espressioni “Radio 80” e “Ritmo 80”;
– che la resistente sostiene altresì la tesi secondo cui la confondibilità sarebbe esclusa dai diversi ambiti territoriali in cui sarebbero svolte le rispettive attività imprenditoriali delle parti, dal momento che i ricorrenti farebbero impiego di frequenze radiofoniche operative in aree confinate nella regione Puglia, mentre la resistente trasmetterebbe nell’ambito del territorio della Provincia di Trento, là dove nessuna parte disporrebbe di impianti di diffusione radiofonica nell’ambito geografico dell’altra parte;
– che la deduzione è priva di pregio per due ordini di ragioni;
– che, sotto un primo profilo, occorre considerare che la deduzione sconta il difetto di essere ancorata alla tecnologia di trasmissione tramite frequenze analogiche, mentre, attualmente, l’attività di radiodiffusione può essere svolta utilizzando numerose e diverse tecnologie digitali di immediata disponibilità per le imprese e che consentono di coprire – per quanto qui di interesse, trattandosi di marchio registrato nazionale – l’intero territorio nazionale (eg.: web radio, streaming, app dedicate, visual radio, social network, DAB, etc.);
– che, in questo contesto, e sotto altro profilo, assume valore dirimente la considerazione che il marchio registrato nella titolarità del ricorrente D’Elia è destinato a ricevere una tutela estesa all’intero territorio della Repubblica, indipendentemente dall’effettivo uso che ne sia fatto dal titolare (art. 2569 c.c.), là dove la questione circa l’effettività dell’uso del marchio assume rilevanza solamente in relazione al tema – qui non oggetto di controversia – della decadenza ex art. 24 c.p.i., oltre che al tema del c.d. preuso di un marchio non registrato rispetto alla registrazione ottenuta da altri (art. 2571 c.c.);
– che, da questo punto di vista, restano relegate nell’irrilevanza tutte le deduzioni della resistente secondo cui i ricorrenti non avrebbero dimostrato se ed in che misura questi ultimi si sarebbero avvalsi di altre tecnologie di diffusione (principalmente quelle digitali), giacché chi ottiene l’esclusiva derivante dalla registrazione di un marchio non è onerato di dare dimostrazione dell’impiego che di tale marchio sia stato fatto, potendo scegliere – sia pur nel rispetto del termine quinquennale di decadenza ex art. 24 c.p.i. – se, in quale momento e in quale ambito fare ingresso nel mercato con i prodotti o i servizi per i quali il marchio stesso è stato registrato;
– che, ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno dimostrato – ma invero il fatto è incontestato – di fare un impiego del marchio diffuso a livello (almeno) nazionale, e ciò tramite le tecnologie di internet (sito web www.ritmo80.it; oltre a streaming, visual radio, social network; cfr. docc. 8, 9);
– che la resistente afferma altresì che i marchi nella titolarità del ricorrente D’Elia non potrebbero essere oggetto di registrazione per difetto di capacità distintiva, con ciò scontrandosi con il divieto di cui all’art. 13 c.p.i.;
– che tale deduzione è destituita di fondamento, non essendovi invero modo di scorgere nel marchio “forever young”, così come impiegato nel settore di mercato della radiodiffusione, le caratteristiche indicate dal cit. art. (avuto specifico riguardo a quelle di cui al comma 1, ossia consistere “esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”, ovvero essere costituto “esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”), essendo al riguardo sufficiente richiamare quanto già detto sopra in relazione alla natura del marchio “Forever Young”, che appare invero forte, e potendo esso al più – e a tutto concedere alle tesi della resistente – essere considerato debole;
– che non assume rilevanza alcuna la tematica, particolarmente sviluppata dalla resistente (cfr. spec. punto 7 memoria di costituzione), relativa alla diffusione del marchio tramite tecnologia DAB, dal momento che la tutela qui invocata va concessa a prescindere dalla tecnologia impiegata per la radiodiffusione, dovendo globalmente riguardare tutti i potenziali impieghi che del marchio registrato possano essere fatti concordemente con i servizi per i quali è stato registrato;
– che, peraltro, è destituita di fondamento l’eccezione della resistente secondo cui i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione attiva, ovvero di interesse ad agire (ma invero il tema da considerare, in astratto, sarebbe semmai quello del divieto di sostituzione processuale, art. 81 c.p.c.) rispetto alla posizione di TRD Italia s.r.l. – licenziataria del marchio del ricorrente D’Elia per la radiodiffusione tramite DAB (doc. 10 ricorrenti) -, dal momento che i ricorrenti non fanno valere alcuna posizione soggettiva giuridica facente capo alla suddetta TRD, limitandosi diversamente a veicolare una prova su uno degli impieghi del marchio che, tramite licenzia, il titolare ha fatto, sussistendo in capo al titolare stesso la posizione di diritto e di interesse ad assicurare al marchio la tutela del suo potenziale anche rispetto a quanto oggetto di licenza a terzi, e ciò proprio al fine di conservare il valore economico di quanto licenziato, e dunque del relativo corrispettivo;
– che la resistente deduce un preuso del marchio nella radiodiffusione mediante DAB nella provincia di Trento, che tuttavia si riserva di tutelare “in separato procedimento”;
– che preme tuttavia in questa sede ribadire come risulti difficilmente immaginabile una tutela del marchio, così come correlata al medesimo servizio di rediodiffusione, che non sia globale, ma segmentata in comparti isolati in correlazione a ciascuna delle varie tecnologie di tramissione disponibili;
– che, quanto al pericolo nel ritardo, esso è connaturato alla stessa tutela cautelare che qui si invoca, atteso che l’utilizzo attuale e continuativo da parte della resistente del marchio nella legittima titolarità dai ricorrenti, su qualsiasi canale di diffusione, rappresenta una costante e progressiva ragione di pregiudizio del valore commerciale di tale marchio;
– che non presenta i caratteri della domanda giudiziale la richiesta dei ricorrenti di essere autorizzati “a dare notizia del disposto al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di adeguare gli elenchi delle emittenti, nonché a FACEBOOK ITALY S.R.L. e a Meta Platforms Ireland Ltd al fine di ottenere la cancellazione ovvero la modifica della denominazione dell’account Facebook oggi raggiungibile tramite l’URL https://www.facebook.com/ Radio80ForeverYoung, e dei contenuti in esso riscontrati riferibili al marchio FOREVER YOUNG”, atteso che i risultati cui mirano i ricorrenti sono già oggetto della condanna inibitoria così come rivolta alla resistente, mentre i ricorrenti medesimi hanno comunque diritto di rendere efficace il provvedimento anche mediante comunicazione a terzi, ove occorra, e salva la necessità di successiva attuazione del medesimo mediante ricorso all’autorità giudiziaria;
– che le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.; i compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo;
inibisce alla resistente RADIO GAMMA S.A.S. DI DE JORIO MAURIZIO & C. ogni utilizzo del marchio costituito dall’espressione “FOREVER YOUNG”, in qualsiasi modo rappresentata, nello svolgimento dell’attività di radiodiffusione e comunque nell’identificazione, pubblicizzazione e diffusione di servizi radiofonici con qualsiasi mezzo e forma di comunicazione al pubblico;
condanna la resistente RADIO GAMMA S.A.S. DI DE JORIO MAURIZIO & C. al ritiro dal commercio, alla distruzione e comunque alla eliminazione, a proprie spese, del materiale pubblicitario (anche digitale) recante il marchio suddetto;
condanna la resistente RADIO GAMMA S.A.S. DI DE JORIO MAURIZIO & C. alla pubblicazione a proprie spese, ex art. 126 c.p.i., del dispositivo del presente provvedimento, per una volta, sulle riviste online di settore: NEWSLINET.IT (www.newslinet.com) e FM-WORLD (www.fm-world.it);
condanna la resistente RADIO GAMMA S.A.S. DI DE JORIO MAURIZIO & C., ai sensi degli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614 bis, c.p.c., al pagamento in favore dei ricorrenti GERARDO D’ELIA e LATTEMIELE PUGLIA S.R.L. della somma di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto sopra, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
condanna la resistente RADIO GAMMA S.A.S. DI DE JORIO MAURIZIO & C. al rimborso in favore dei ricorrenti GERARDO D’ELIA e LATTEMIELE PUGLIA S.R.L. delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Si comunichi.

Trento, 7 luglio 2023

Il giudice

Benedetto Sieff

Testo ordinanza N. R.G. 720/2023